Что важно включить в лицензионный договор

Если компания планирует передать другому лицу исключительные права на результат интеллектуального труда  (базу данных, ПО, произведение науки, товарный знак или знак обслуживания и т.п.) - необходимо разработать лицензионный договор. Узнайте о том, как это сделать правильно, защитив свои интересы.

В соответствии с лицензионным договором лицензиар - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, предоставляет или обязуется предоставить в будущем лицензиату право использования этого результата или средства в пределах, установленных договором  (ст. 1235 Гражданского кодекса РФ). Фактически это стандартная сделка, которая осложнена самим объектом передачи - правом интеллектуальной собственности. 

Разработка лицензионного договора

БЛАНК

Лицензионный договор

Скачать

Правила заключения лицензионного договора регулируются положениями части четвертой ГК РФ. В ней же перечисленные виды такой сделки, а также тонкости ее исполнения (ст. 1235-1237 ГК РФ). 

Главные особенности связаны с самим используемым результатом интеллектуального труда - изобретением, программным продуктом, произведением искусства и т.п. Это во многом определяет рамки отношений между лицензиаром и лицензиатом. 

На основе анализа закона, особенностей отношений и договоренностей сторон, можно выбрать подходящий способ разработки проекта соглашения: 

• составить проект самостоятельно. В этом поможет образец и наши советы, а дополнительно от ошибок защитит анализ судебной практики по аналогичным ситуациям; 
• обратиться за помощью к экспертам. Подробнее...

Как самостоятельно разработать и заключить лицензионное соглашение

Любой договор признается заключенным только при наличии в нем ключевых условий. Этого достаточно для того, чтобы у сторон возникли взаимные права и обязанности. Остальные же детали позволяют  сделать документ индивидуальным, регулируя особые ситуации между конкретным лицензиатом и лицензиаром. 

В первую очередь лицензионный договор должен включать в себя:

• существенные условия в сделке по общему порядку — без их согласования сделка не состоится или будет недействительной. Исходя из ст. 1235 ГК РФ существенным является предмет сделки, способы использования продукта, права на который передаются, и вознаграждение, предусмотренное за это. Заметим, что одна из сторон до заключения сделки может обозначить, что для нее существенно и какое-либо отдельное условие;
• дополнительные условия, которые подстрахуют стороны на случай неприятностей - ответственность сторон, способы обеспечения обязательств, порядок расторжения и изменения документа, срок отношений и т.п.

Рассматриваемая сделка заключается только в письменной форме. Если регистрация  результатов интеллектуального труда является обязательной - регистрируется и сам лицензионный договор.

Операцию по госрегистрации проводит Роспатент. Для этого стороны подают непосредственно в орган, почтовым отправлением или через портал Госуслуг: заявление, квитанцию об оплате государственной пошлины (ее размер зависит от вида объекта), при необходимости доверенность и перевод документов. 

Рекомендации:
Согласуйте со второй стороной детали будущих отношений: предмет сделки, ее цену, пределы использования интеллектуальной собственности, иные важные детали. Уточните требования по форме и способу заключения соглашения, необходимость его регистрации. И только после этого приступайте к разработке документа.  

Существенные условия

Существенные условия - главные правила сделки и гарантия ее действительности. Поэтому в обязательном порядке укажите в договоре:

• предмет соглашения - опишите результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, права на которые передаются лицензиату для использования (подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). Укажите сведения документа о регистрации объекта, если он ей подлежал. В другом случае - включите в описание максимально подробные признаки (например, опишите содержание и жанр рассказа, его объем; передайте музыкальное произведение на носителе в качестве приложения к договору);
• границы и способы использования результатов интеллектуального труда - зафиксируйте, какие действия лицензиат может совершать (подп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). Например, воспроизводить и исполнять музыкальное произведение, использовать передаваемый товарный знак на этикетках и документах лицензиата;
• порядок и размер выплаты вознаграждения лицензиару - укажите, сколько стоит использование права за установленный период (в виде твердой суммы или процента). Выберите способ осуществления оплаты. Например, с внесением аванса, а далее - ежемесячно путем перечисления на счет, указанный лицензиаром. 

Если речь идет о выдаче открытой лицензии - вознаграждение можно не согласовывать. Не предусматривается существенные условия и когда права по лицензионному договору передаются на базу данных или программу ЭВМ. Это не означает, что для сторон такие положения не имеют значения. Но при их отсутствии действительность договора оспариваться не будет. 

Узнайте о юридическом сопровождении бизнеса в сфере IT

Риск:
Если существенные условия договора не будут согласованы - по  общему правилу это влечет недействительность сделки. Поэтому предусмотрите предмет, вознаграждение и пределы использования прав. Это станет гарантией стабильности отношений. 

8 дополнительных условий лицензионного договора

Отсутствие дополнительных условий не угрожает действительности договора. Но является риском для сторон. Указывайте дополнительные положения, когда необходимо детализировать сделку и изменить правила, установленные законом (когда это допустимо).

Согласуйте с партнером детали и пропишите в договоре:

1. Права и обязанности сторон. Они всегда обусловлены объектом права. Например, лицензиат обязан выплатить вознаграждение, использовать объект в разрешенных пределах, предоставлять отчет об этом за определенный период. Лицензиар - предоставить право, сопутствующие документы, не передавать право другим лицензиатом, если стороны договорились об этом.
2. Условие о предоставлении возможности заключить сублицензионный договор с одним лицом либо с неограниченным кругом лиц. В договоре можно установить запрет, либо наоборот дать прямое согласие. При необходимости предусмотрите в тексте наличии такого права, а согласие оформляйте дополнительным документом. 
3. Перечень передаваемых лицензиату документов.
4. Срок лицензионного договора. Обозначьте начало срока использования: с момента заключения сделки, в будущем - с определенной даты либо с наступления определенного события. Конечная дата отношений не может быть больше, чем срок исключительных прав самого лицензиара (см. п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

   На основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ если срок не установлен - считается, что договор заключен на 5 лет.

5. Территорию использования. Пропишите, ограничивается ли территория использования пределами города, региона, государства.
6. Условия об ответственности сторон при нарушении обязательств.
7. Порядок изменения, расторжения договора, а также решения споров.
8. Реквизиты сторон.

Рекомендации:
Законодатель создал границы регулирования отношений по лицензионным договорам. Вы можете расширить или ограничить их под интересы вашей компании. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы избежать рисков и обеспечить выгоду сделки с партнером.

Как получить выгодный договор от «ДП Консалт»

Наши юристы знают, как разработать, согласовать и заключить лицензионный договор, который защищает компанию от рисков и обеспечивает доход.

Специалисты ДП Консалт разработали и откорректировали под интересы Клиентов более 1700 договоров. 

Что мы сделаем:

1. Для подготовки проекта запросим у вас информацию о существенных условиях и достигнутых между сторонами договоренностях. В частности, данные о том:
   • права на какой результат интеллектуального труда передаются;
   • каковы пределы его использования;
   • каков размер и порядок выплаты вознаграждения; 
   • установлены ли сроки использования;
   • предусмотрено ли право заключать сублицензионный договор;
   • будут ли установлены штрафные санкции;
   • данные о реквизитах сторон и т.д.
2. Направим предварительный проект для утверждения.
3. После утверждения документа, поможем согласовать условия со второй стороной или внести дополнения.

Договоры, разработанные нами, максимально защищают интересы заказчика!

Анализ готового лицензионного договора

Если у компании или ее партнера уже есть проект соглашения, перед подписанием важно провести его заключительный и объективный анализ. Каждая сторона смотрит на договор с точки зрения защиты своих интересов. Однако для обеспечения безопасности важно видеть всю ситуацию в целом.

Начните с проверки благонадежности самого контрагента. В ней можно убедиться, сравнив его данные с теми, что содержатся в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (на предмет достоверности, наличия введеной процедуры банкротства или ликвидации), с базами арбитражного суда и Федеральной службы судебных приставов (чтобы узнать - не является будущий партнер участником судебного или исполнительного производства).

Затем проверьте право на использование результата интеллектуального труда. Если оно подлежит регистрации - ознакомьтесь с регистрационными документами и их содержанием.

После приступайте к проекту. Законодатель устанавливает рамки ответственности сторон при нарушении договора.  Однако в соглашении они могут быть расширены неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных обязанностей.

Если в тексте документа пределы ответственности расширены, убедитесь, что это касается как лицензиата, так и лицензиара.

Рекомендации:
1. Если ваша компания — лицензиар, проверьте: правильно ли описан предмет договора, варианты и границы использования объекта, специальный срок действия сделки, порядок выплаты и размер вознаграждения. Обратите внимание на территорию использования права и условие о сублицензировании.
2. Если ваша компания — лицензиат, проверьте: верно ли описан предмет, объект, права на использование которого для вас интересны, на основании чего обладает им лицензиар, достаточно ли передаваемых прав для ваших целей, подходит ли вам территория использования. Обратите внимание на вознаграждение, сроки сделки и документы, которые передает по ней вторая сторона.
3. Помните о взаимной ответственности по лицензионному договору, обеспечении его исполнения. Проверьте какие средства и в каких ситуациях для этого используются (например, неустойка, задаток).

Профессиональный анализ готового договора 

Юристы «ДП Консалт» проверят проект готового договора, предложенного другой стороной либо разработанного вашей компанией. 

Что мы сделаем:

1. Запросим у вас информацию о существенных условиях и достигнутых между сторонами договоренностях, а также проект договора.
2. Проверим контрагента.
3. Выявим все риски, а затем укажем способы их устранения или сокращения.

Вы получите рекомендации по внесению изменений или дополнений в документ, защищающих Ваши интересы.  

Расторжение лицензионного соглашения

Причины расторжения договора могут быть различными. Бизнес-процессы не всегда получается предсказать заранее. Но можно подготовиться к последствиям изменения или прекращения договора, а также разработать варианты решения споров. 

Лицензионный договор может быть расторгнут:

• по взаимному согласию сторон в силу п. 1 ст. 450 ГК РФ;
• в одностороннем порядке при отказе от исполнения. Лицензиар по закону может инициировать расторжение, если лицензиат существенным образом нарушил сроки выплаты вознаграждения (ст. 1237 ГК РФ);
• в судебном порядке. Ему должно предшествовать претензионное урегулирование.

В тексте документа допустимо сокращать или увеличивать сроки подачи претензии или ответа на нее.

По общему согласию сделку можно расторгнуть, заключив соглашение об этом в форме, идентичной оформлению договора (как правило, в простой письменной).

Рекомендации:
В договоре пропишите способы, порядок и форму его расторжения. Установите последствия для сторон. 

Помощь «ДП Консалт» в расторжении договора

Расторжение сделки - это не тот результат, к которому стороны стремились изначально. Поэтому непредвиденное прекращение отношений может быть чревато лишними расходами, взаимными претензиями и конфликтами. Юристы «ДП Консалт» знают как этого избежать. 

Что мы сделаем:

1. Проанализируем ваш договор. 
2. Просчитаем риски и потери при его расторжении.
3. Разработаем варианты безопасного расторжения, зафиксируем их в тексте соглашения.
4. Поможем провести переговоры с партнером. Расскажем, как минимизировать потери, сохранить деловую репутацию и конфиденциальность отношений.
5. При необходимости защитим ваши права по спору о лицензионном договоре в досудебном порядке и в судах Москвы и Московской области.  

Сделаем использование результатов интеллектуального труда выгодным и безопасным